就本案而言,在针对本专利的在先请求中,在先请求人认为引用了证据1′(与前述证据1相同)和证据2′,认为:本专利权利要求1中除了某些部分的具体结构和工作过程不详之外,其中清楚限定的部分已被证据1′和2′所公开,因此与现有技术相比,本专利权利要求1-3不具备创造性。
在随后进行的口头审理中,在先请求人放弃了证据2′,并明确主张:证据1′公开了本专利权利要求1中的活动台架、从动滑轴、上辊、下辊等技术特征,没有公开其余的技术特征,但关于这部分特征的记载不清楚,因此本专利权利要求1相对于证据1′不具备创造性,从属权利要求2、3也不具备创造性。可见,在先请求人并未主张证据1′没有公开的那些技术特征为公知常识,故其理由和证据实质上应表述为:本专利权利要求1-3相对于证据1′不具备创造性。
最终,在涉及在先请求的决定中,专利复审委员会对在先请求人的上述理由和证据进行了评述,认为:在本专利权利要求1-3的保护范围清楚的基础上,本专利权利要求1-3相对于证据1′具备专利法第二十二条第三款的创造性。
在针对本专利的在后请求中,在后请求人基于证据1-6认为本专利权利要求1-3不具备创造性,并提出了多种证据结合方式。专利权人认为其中“本专利权利要求1-3相对于证据1和公知常识不具备创造性”等同于在先请求的“本专利权利要求1-3相对于证据1′不具备创造性”,两者属于同样的理由和证据,应当适用“一事不再理”原则。
对此,本案合议组认为,尽管在后请求与在先请求涉及同一份证据,但是在先请求仅使用该证据来评价本专利的创造性,而在后请求却采用了该证据和公知常识的结合,故两者的证据使用方式不一样,不属于“同样的理由和证据”,因此没有支持专利权人的主张。
回到前述两个问题。由上述两个无效请求的审理过程可知,“一事不再理”原则中所述“理由和证据”应当被作为一个整体对待,所述证据并非仅指证据材料本身,还包括用于支持相应无效理由的证据使用方式,故证据使用方式的变化会导致“理由和证据”的整体变化;如果证据中包括多个实施例,使用不同实施例的内容通常也会导致“理由和证据”的整体变化。
在不涉及证据的情况下,所述“理由”通常不是专利法及其实施细则中有关的条、款、项本身,而是指结合相应条、款、项进行的具体阐述或说明,且至少应满足专利法实施细则第六十四条第一款有关“具体说明”的要求,即能够成为正常审理的对象。例如,不能仅以某权利要求保护范围不清楚作为无效理由,而不指出导致不清楚的具体原因;不能仅指出某权利要求不符合(原)专利法实施细则第二十一条第二款的规定,而不对究竟缺少哪些必要技术特征进行分析。
另外,由于无效请求涉及的“理由和证据”在受理之后、决定作出之前可能会有所变化,因此,并非在先请求中出现的所有“理由和证据”都会作为比较对象,而仅指那些被在先决定审理过并作出明确认定的“理由和证据”,只有这样,才符合“一事不再理”原则避免重复审理和保证结论一致性的初衷
(责任编辑:八度网络)
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